二等奖

中国技术走进美国背景下如何保护中国发明人权益

——以吴某庆诉某某（广州）实业有限公司、XY LIMITED职务发明报酬纠纷案为例

李治国 ^[1]

前言

2018年12月11日，本人代理原告的“吴某庆诉某某（广州）实业有限公司、XY LIMITED职务发明报酬纠纷案”由广东省高级人民法院终审判决。本案判决结果具有一定的典型性和示范性，因此本案多次入选十大典型案例。^[2]本案实质上涉及美国专利法以及我国专利法、民法典、劳动法、促进科技成果转化法等法律的适用，也涉及国际私法多种冲突规范制度的运用。本文以本案判决结果为基础，探讨如何拓展我国专利法的“外溢保护”，讨论中国技术走进美国背景下如何保护中国职务发明人相关权益，对同类案件具有较高的借鉴和指导意义。

一、基本案情

原告吴某庆在被告某某（广州）实业有限公司（以下简称某某公司）工作期间，完成了职务发明“防止锁闭的防风门插芯锁”，随后应某某公司要求签署专利申请权转让书，向被告XY LIMITED转让涉案职务发明一切权益。XY LIMITED未向原告或某某公司支付转让对价，并将涉案职务发明在美国成功申请为美国发明专利，发明人为原告。其后XY LIMITED委托某某公司在中国境内制造涉案专利产品并全部出口至美国，由XY LIMITED在美国进行销售。原告要求被告某某公司、XY LIMITED支付职务发明报酬，被告某某公司、XY LIMITED以涉案专利为美国专利、美国专利法无职务发明报酬规定为由拒绝支付。本人代表原告起诉两被告，要求其支付职务发明报酬。本案一审、二审判决均支持了原告对某某公司的诉讼请求。

二、中美职务发明报酬制度比较

我国《专利法》第15条第1款规定：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”该规定实际上明确了我国对职务发明人提供奖金及报酬等经济利益方面的保护。

而美国专利成文法没有职务发明报酬制度的规定。美国判例法倾向认为，职务发明是基于劳动合同关系在职务发明人履行职务过程中产生的，雇员根据被雇佣的目的从事特定发明任务或解决特殊技术问题的发明成果归属于雇主，雇主已经付出了工资。因此，职务发明人不应该享有另外的报酬。^[3]另外，雇员和雇主之间财产权分配规则的实际意义已经很小，因为职务发明产生前的转让规则非常流行，这些协议本质上属于私人协议，无须遵守普通法的默认分配规则。^[4]这里的普通法默认分配规则指的是雇主实施权（Shop Right）以雇员的默示许可为基础。^[5]美国法院认为，雇主雇佣雇员来发明，是通过支付工资或薪水购买了发明人的发明活动。^[6]

本案被告提出适用美国专利法，而不是中国法，很明显希望依据美国专利法无职务发明报酬这种制度规定，达到规避向原告支付职务发明报酬义务的目的。

三、职务发明属性

被告坚持本案适用美国专利法，理由之一是原告诉请的权利基础为美国专利。本文认为原告诉请的权利基础是中国的职务发明，并非职务美国专利；职务发明是中国境内的技术成果，职务美国专利则是美国专利法保护的对象，中国职务发明相关权益（比如职务发明报酬）在申请为美国专利之前或之后，均受中国法保护。被告实际上将原告的职务发明等同于职务专利，这种认识与我国法律规定的职务发明制度不符。尽管我国《专利法》第15条规定了职务发明人可获得报酬，发明人可获得报酬的权利基础是职务专利，但这种规定并不表明职务发明报酬的权利基础就是职务专利。我国《民法典》第847条规定：“职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者非法人组织的，法人或者非法人组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者非法人组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务，或者主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果。”第849条规定：“完成技术成果的个人享有在有关技术成果文件上写明自己是技术成果完成者的权利和取得荣誉证书、奖励的权利。”^[7]我国《促进科技成果转化法》第44条第1款规定：“职务科技成果转化后，由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。”从上述两部法律的规定可以得出：职务发明报酬的权利基础是职务发明即职务技术成果或职务科技成果，《专利法》第15条的规定与之并不冲突，这是因为《专利法》是站在专利的角度规定职务发明报酬，是《专利法》的立法内在逻辑、立法技术要求使然。我国职务发明报酬的权利基础是职务技术成果，这种职务技术成果可能是国家专利，也可能是技术秘密，也可能成为植物新品种，也可能是芯片设计，还可能是软件。

因此就我国而言，一项职务技术成果可能是《专利法》保护的对象，也可能是《植物新品种保护条例》保护的对象，也可能是《集成电路布图设计保护条例》保护的对象，还可能是《计算机软件保护条例》保护的对象。虽然职务技术成果保护的法律不同，但职务发明报酬的权利基础就是职务技术成果。被告将原告的职务技术成果申请为美国专利，是其知识产权世界范围内布局的结果，但不能据此认为原告主张职务发明报酬的权利基础是美国专利，这明显混淆了职务技术成果与职务专利的区别。

四、职务发明报酬属性

职务发明报酬属性不同于一般意义上的商业合同报酬，被告坚持适用美国专利法，也是被告错误理解职务发明报酬属性的结果。

如前所述，职务发明报酬来源于职务发明人取得的职务技术成果，我国《专利法》第6条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。因此，用人单位与职务发明人之间的劳动关系是职务发明报酬法律关系的基础。如果用人单位与职务发明人不存在劳动关系，就不存在用人单位支付职务发明报酬的义务。

职务发明人与用人单位之间的劳动关系是一种不平衡的法律关系，这种不平衡性主要体现在，职务发明人付出的是一定时间（每天8个小时、每周5天）的自由权及一定时间内的创新劳动，用人单位付出的是资本及物质条件（财产权）；另外，职务发明人工作期间的创新劳动不能等同于一般的体力劳动或简单的脑力劳动，职务发明人创新劳动关系着用人单位的核心竞争力、产品的更新换代、企业的转型升级甚至国家的技术进步。因此，在自由权、创新劳动与财产权不平等的情况下，在创新劳动与一般劳动相区别的情况下，职务发明人从用人单位处所获得的工资是不能填平其牺牲自由权、从事技术创新劳动所应得的财产利益。职务发明报酬实际上是对职务发明人劳动工资外的一种填平和补偿，这种报酬制度的设计具有强制性、合理性及正当性。

正是因为职务发明报酬具有劳动工资报酬的属性，被告主张适用美国专利法进而拒绝支付职务发明报酬就违反了我国《劳动法》《劳动合同法》关于劳动工资报酬支付的强制性规定，必然得不到我国法律的支持。

五、适用中国法或美国专利法的分析

本案争议最大的焦点是被告主张适用美国专利法，原告主张适用中国法。这涉及国际私法多种冲突规范制度的运用，下文结合本案稍作展开：

1.最密切联系地法原则

最密切联系地法（Law of the place of most signification relationship）是指与国际民事关系有最密切联系国家的法律，是以最密切联系因素为联结点的系属公式。最密切联系地原则是自二十世纪五六十年代在法律关系本座说基础上发展起来的冲突原则，开始用来解决合同和侵权的法律冲突问题。^[8]我国《涉外民事关系法律适用法》第2条第2款规定：“本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的，适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律。”第41条规定：“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。”因此，我国立法确认了最密切联系地法原则。

职务发明活动是一种动态的、连续的、分阶段的创造劳动，其过程大致包括发明任务的提起、发明活动的开展、发明活动的完成、发明的专利申请、发明专利的授予、发明专利的实施等。其中每一阶段的活动所在地并不一定固定不变，因此职务发明报酬纠纷案件适用的法律有如下选项：当事人经常居所地法、职务发明任务提起地法、职务发明开展地法、职务发明完成地法、职务发明专利授予地法、职务发明专利实施地法。找出与职务发明报酬最密切联系所在地就是最密切联系地法原则要解决的任务。依据最密切联系地法原则，须全面权衡本案职务发明报酬法律关系的上述联结点，找出与本案原告报酬请求具有最直接、最本质的联系地。

本案中，除了职务发明的专利申请所在地、职务发明专利的授予所在地为美国，XY LIMITED所在地为我国香港地区外，其他诸如职务发明报酬的请求地、职务发明的任务提起地、开展地、完成地、实施地均在中国内地。职务发明实施地与职务发明报酬存在最密切的联系，能方便职务发明实施地法院对职务发明报酬金额作出判断，也方便职务发明实施地法院执行其判决结果，具有合理性、可操作性。因此，本案以职务发明实施地的法律即中国法来适用本案符合最密切联系地法原则。本案最终以中国法而非美国专利法来适用本案。

2.法律规避

法律规避，又称诈欺规避或欺诈设立联结点，它是指涉外民商事法律关系的当事人为利用某一冲突规范，故意制造某种联结点，以避开本应适用的法律，从而使对自己有利的法律得以适用的一种逃法或脱法行为。^[9]

本案中被告具有规避的主观故意。其规避的对象是依据我国《专利法》《民法典》《促进科技成果转化法》《劳动法》中规定的应向原告支付职务发明报酬的义务。其规避方式是将职务发明成果申请为美国专利。其规避目的是利用美国专利法无职务发明报酬制度的规定来拒绝原告的请求。因此，被告的行为构成法律规避。

具体来说，原告职务发明报酬来源于原告与被告某某公司之间的劳动合同关系，职务发明报酬本质上属于劳动报酬，具有劳务属性。相关单位不能通过不公平、不合理的手段规避支付相关劳务报酬的法定义务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》第8条第1项规定：“有下列情形之一，涉及中华人民共和国社会公共利益，当事人不能通过约定排除适用、无需通过冲突规范指引而直接适用于涉外民事法律关系的法律、行政法规的规定，人民法院应当认定为涉外民事关系法律适用法第四条规定的强制性规定：（一）涉及劳动者权益保护的……”中国法律中涉及职务发明报酬的相关规定，涉及劳动者权益，不得予以规避。本案中，某某公司通过要求原告签署转让书，将原告在中国境内完成的涉案职务发明相关专利申请权无偿转让给其关联公司XY LIMITED并在美国申请专利后，利用美国专利法规定拒绝向原告支付发明人报酬，其实质系利用不同的法律制度规避其依中国法律应当支付劳动对价的义务，明显损害了原告作为劳动者的权益，不符合我国职务发明报酬制度的立法宗旨，违反我国法律相关规定。因此，被告的法律规避行为依法归于无效，本案适用中国法而不是美国专利法。

3.公共秩序保留

公共秩序保留，是指一国法院依其国内冲突规范本应适用外国法时，因该外国法的适用与法院地国的重大利益、基本政策、道德的基本观念或法律基本原则相抵触而排除其适用的一种保留制度。它既有排除与国内公共秩序相抵触的外国法的适用的否定作用，又有直接适用国内法中的强制性规范的肯定作用。^[10]

我国1986年《民法通则》（已失效）第150条规定：“依照本章规定适用外国法律或者国际惯例的，不得违背中华人民共和国的社会公共利益。”这一规定是我国在国际私法方面首次确定公共秩序保留制度。2010年我国《涉外民事关系法律适用法》第5条规定：“外国法律的适用将损害中华人民共和国社会公共利益的，适用中华人民共和国法律。”这条规定继承了《民法通则》的做法并予以完善，明确规定损害我国社会公共利益的仅限于外国法律，并不包含国际惯例，从立法上缩小了损害主体的范围，同时规定了公共秩序保留的结果是适用我国法律。

公共秩序是一个国家的法律基础，任何外国法的适用不得损害或违背。被告通过适用美国专利法不予支付职务发明报酬，违反了我国专利法、民法典、促进科技成果转化法中关于支付职务发明报酬的强制性规定，实质上损害了我国社会公共利益。本案专利权利人为被告XY LIMITED，其为专利证书上权利人，与本案被告某某公司存在关联关系。这种关联公司之间先行转让专利申请权，而后委托制造专利产品的方式，令涉案职务发明创造在美国获得授权并公开，由于新颖性问题，已不可能在中国继续申请发明专利；同时某某公司在中国境内却依然可以根据XY LIMITED的委托实施发明创造生产专利产品从而获得实际利益，达到将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在中国申请专利后实施获利的相同效果。因此，若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明创造发明人报酬的规定，对发明人显失公平。因此，本案法院运用了公共秩序保留原则将美国专利法的适用予以排除是完全正确的。

需说明的是，结合本案事实分别运用上述三个原则进行分析，结论均是本案应适用中国法，但这并不是说，在分析本案法律适用问题时必须结合这三个原则，实际上运用其中一个原则也能达到本案适用中国法的判决结果。

六、职务发明报酬支付主体

本案判决结果是，被告某某公司而非被告XY LIMITED承担报酬支付义务。这实际上涉及职务发明报酬支付主体的认定。

我国《专利法》第15条规定了被授予专利权的单位应向职务发明人支付报酬。我国原《合同法》（已失效）第326条规定了法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。我国《促进科技成果转化法》第44条规定了职务科技成果转化后，由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。从这些规定可以看出职务发明报酬支付主体称呼不一致，分别是被授予专利权的单位、法人或其他组织、科技成果单位。应该说这些称呼并没有揭示出职务发明报酬支付主体的实质特征。

就职务专利而言，在司法实践中，被授予专利权的单位一般被认定为专利证书上登记的专利权人，但如果用人单位自己不申请专利，将专利申请权直接无偿或低价转让给他人，由他人申请专利并由他人获得专利权，在这种情况下，如何确定职务发明报酬的支付主体，法律没有明确的规定。职务发明人能够主张其报酬请求权主要是基于其与用人单位之间的劳动关系。如果将职务发明报酬支付主体机械限定为“被授予专利权的单位”，则会产生一种极不公平的结果：职务发明人所在的用人单位不是“被授予专利权的单位”，无须支付职务发明报酬；“被授予专利权的单位”与发明人不存在劳动关系，也不用支付报酬。这种结果导致我国《专利法》《促进科技成果转化法》相关规定得不到落实，违反了我国民事法律的公平原则。因此，“被授予专利权的单位”实际上是指与职务发明人存在劳动关系的单位，该单位为职务发明人从事的职务发明创造提供了物质技术条件，或该职务发明本身就是为了执行或完成该单位下达的任务。无论职务发明是由该单位自己申请专利，还是将专利申请权进行转让，都不能免除用人单位向职务发明人支付报酬的责任。

本案中，被告某某公司与原告建立了劳动关系，是涉案职务发明的物质技术条件提供者，也是涉案职务发明任务的下达者。被告XY LIMITED仅为专利证书上权利人，与原告不存在劳动关系。参照我国原《合同法》第326条、《促进科技成果转化法》第45条第1款第1项的规定，在职务发明人报酬的法律关系中承担支付发明人报酬的责任主体是用人单位某某公司，而非被授予专利权的单位即被告XY LIMITED。

美国等科技强国跨国企业经常采取这种专利申请集中及专利许可集中的知识产权集中管理模式。这种模式属于跨国企业集团内部的商业转移行为，客观上有利于提高其知识产权的创造、管理、运用和保护水平。跨国企业集团内部对专利申请权的低价甚至无偿转让行为并没有损害转让人的利益，因为企业集团内部可以调整和协调，财务上可以并表处理。但涉及中国职务发明人报酬的支付问题，如果机械认为被授予专利权的单位即为专利证书上登记的专利权人，则必然损害中国职务发明人的利益。因此，在中国技术走进美国的大背景下，将职务发明报酬支付主体理解为与职务发明人存在劳动关系的单位，尤其在这种单位是美国跨国企业集团内部的一个子公司时，对职务发明人报酬权益的保护则意义重大。

七、职务发明报酬支付条件

我国《专利法》第15条第1款规定：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”依据上述条款，结合我国《促进科技成果转化法》第44条的规定，职务发明奖励支付条件为职务发明已经完成；职务发明报酬支付条件是职务发明已经实施并取得经济效益。这种认识具有一定的争议，因为我国原《合同法》第326条规定将奖励等同于报酬，没有对奖励支付条件和报酬支付条件加以区分。这里结合本案事实情节，仅讨论职务发明报酬（而非奖励）支付的条件。

技术创新活动的目标是提高产品质量、提升生产效率、降低生产成本、改进生产工艺等，职务发明的实施就是为了达到上述目标。对于用人单位而言，自己将职务发明应用到生产中，或将职务技术成果对外许可、质押融资、作价入股、知识产权证券化等均是其职务技术成果的实施方式。职务技术成果的实施与职务技术成果的形态是两回事。如果职务技术成果是国家专利，则是专利实施；同理，其他形态的职务技术成果实施分别称作技术秘密实施、植物新品种权实施、芯片设计专有权实施、软件著作权实施等。在这样的情况下，被实施的职务技术成果究竟是发明专利还是商业秘密或其他均不重要。只要职务技术成果已经实施并取得经济效益，均应适用我国职务发明报酬制度，用人单位均应向职务发明人支付报酬。

本案中，涉案职务发明已由XY LIMITED申请为美国专利，并由XY LIMITED许可被告某某公司生产专利产品。被告某某公司将该专利产品出口到美国销售，获得可观经济利益，满足了职务发明报酬的支付条件，法院判决被告某某公司向原告支付职务发明报酬是正确的。

八、结语

广东省高级人民法院如此评价本案：本案涉及境内职务发明在境外申请专利的职务发明报酬纠纷，我国相关法律未对此类纠纷进行明确规定。本案以民法的公平原则为基础，深入地剖析了职务发明创造制度的基础和本质，详细地阐述了职务发明人与用人单位之间的劳务属性和利益划分，结合适用准据法的“最密切联系”原则，得出本案纠纷应当适用我国法律进行调整、应当给予发明人合理报酬的结论，坚决地制止了跨国企业通过法律漏洞规避法定义务的行为，有效地保护了劳动者的合法权益，为此类案件的审理和相关立法的完善提供了良好的借鉴。^[11]

本案法律关系复杂，涉及美国专利法、中国法律及多部中国国内部门法规定的适用，也涉及国际私法相关制度的运用。具体而言，本案焦点甚多，涉及职务发明属性、职务发明报酬属性的认定，也涉及职务发明报酬支付主体、职务发明报酬支付条件的认定，其中我国法律对职务发明属性、职务发明报酬属性没有规定，对职务发明报酬支付主体、职务发明报酬支付条件的规定也比较笼统。本案两级法院的判决对上述四个焦点均作了合法合理的分析，体现其判决结果的开创性、典型性和示范性。本案两级法院在法律适用上准确把握了职务发明人报酬相关规定的立法本意，指出职务发明与职务专利的区别，并将职务发明人报酬规定的适用范围涵盖到国内完成职务发明后到美国申请专利的情形。这种纠纷解决规则既打击了利用专利权地域特性规避支付中国职务发明人报酬的恶意行为，也激发了中国广大技术工作者的技术创造热情，更保护了中国技术走进美国背景下中国发明人的职务发明报酬权。

[1] 李治国，广东经纶君厚律师事务所律师。

[2] 例如：广东省高级人民法院将该案入选“2018年广东服务创新驱动发展十大典型案例”，广州知识产权法院将该案入选“2018年广州知识产权法院服务和保障科技创新十大典型案例”“2018年广州法院知识产权民事行政十大典型案例”，广东外语外贸大学华南国际知识产权研究院将该案入选“第三届广东十大涉外知识产权案例”等。

[3] 张晓玲：《论职务发明人的报酬》，载《科技与法律》2006年第3期。

[4] Steven Cherensky，A Penny for Their Thoughts：Employee-Inventors，Preinvention Assignment Agreements，Property，and Personhood，81 Calif.L.Rev.595，616-17（1993）.

[5] Magnetic Mfg.Co.v.Dings Magnetic Separator Co.，16 F2d 739（7^th Cir.1927）.

[6] Catherine L.Fisk，Removing the “Fuel of Interest” from the “fire of Genius”：Law and the Employee-Inventor，1830-1930，65 U.Chi.L.Rev.1127，1 132-33（1998）.

[7] 本案案发时适用我国合同法的相关规定。原《合同法》第326条规定：“职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。”现已生效的《民法典》第847条、第849条作了适当修改。

[8] 章尚锦、徐青森：《国际私法》（第四版）（21世纪法学系列教材），中国人民大学出版社2011年版，第67页。

[9] 黄进：《国际私法》（第二版），法律出版社2008年版，第200页。

[10] 章尚锦、徐青森：《国际私法》（第四版）（21世纪法学系列教材），中国人民大学出版社2011年版，第98—99页。

[11] 知产力，http：//www.zhichanli.com/article/8212.html，最后访问日期：2021年6月13日。